本文对不同发展阶段的企业商标布局提出了实务建议。作者
黄国嵛广东秦仪律师事务所
一
“奥特曼”商标由来背景
最近北京市高级人民法院公开的一份关于“奥特曼”商标侵权案件判决书，冲上了网上热搜，大家会比较好奇，两个厂家明明不在相同或类似的产品，更不在同一个商标分类中使用，怎么会突然被他人提起商标侵权之诉，并被索赔万元的经济赔偿损失。包括笔者也曾多次接到一些当事人向笔者进行相关的咨询，类似于自己现有的注册商标，该注册商标的名称与某一领域知名的品牌相同或近似，会不会存在什么法律风险？笔者通常会根据当事人所述情况进行分析，如果属于相同或者高度近似则会告知当事人存在一定侵权的风险，如果涉及驰名商标，侵权风险会更高，然而有些咨询的朋友，仍不以为然，认为使用自己的注册商标怎么会存在什么风险？到底有没有风险，有何风险？今天笔者就通过北京高院作出的关于“奥特曼”驰名商标侵权案例进行深入分析，为大家揭晓答案。我们先来了解一下“奥特曼”这个商标的由来，在上个世纪60年代日本圆谷制作株式会社（以下简称“日本圆谷公司”）创造的摄影作品《奥特曼》中首次出现巨大的英雄形象——“奥特曼”，可谓是奥特曼影视系列的开山之作。[1]之后奥特曼被拍成电影和电视剧，在日本以及美国等国家广泛传播。“奥特曼”在上个世纪90年代初以动画片的作品形式传播到中国，在电视节目的大力传播下，“奥特曼”卡通形象受到广大儿童们的欢迎和喜爱。“奥特曼”经过长时间、持续广泛的宣传和传播，在我国逐渐积累了较高的知名度，尤其是在卡通玩具商品上达到家喻户晓的知名程度。自年以来时至今日日本圆谷公司在中国以“奥特曼”为商标名称申请注册商标已有余件[2]，其中包括最早于年10月25日日本圆谷公司在第21类群组牙刷用具等商品项上申请注册的第“”商标（奥特曼卡通形象+奥特曼+ULTRMAN+日文的组合），并于年05月14日获准注册；年03月17日在第28类群组中的玩具、玩具娃娃等商品项上申请注册的第号“奥特曼”商标，并于年04月28日获得商标专用权（在下文讨论的商标侵权诉讼案中被认定为驰名商标）；年8月23日在第9类群组动画片等商品项申请注册第号“奥特曼”商标，并于年10月21日获得商标专用权（同在下文讨论的商标侵权诉讼案中被认定为驰名商标）。以上可以看出日本圆谷公司早在上个世纪90年代已经对商标展开布局保护，具有超一般的企业商标布局保护意识。
二
关于北京高院认定“奥特曼”驰名商标案例分析
根据北京市高级人民法院生效判决书记载[3]，“奥特曼”商标由日本圆谷公司独占许可给新创华公司使用“‘奥特曼’系列商标……”从中可以看出日本圆谷公司于年4月1日起通过独占许可的方式将“奥特曼”系列商标包括前述的两件驰名商标在内的注册商标许可给了新创华公司使用，独占许可期限至年1月31日截止。通过北京市高级人民法院审结的案号（）京民终号二审生效判决书内容显示，[2]原告上海新创华文化发展有限公司（以下简称“新创华公司”）起诉被告深圳宏*科技有限公司（以下简称“宏*公司”）、北京京东***电子商务有限公司（以下简称“京东公司”）起诉状的诉讼请求。新创华公司向一审法院起诉请求：1.认定日本圆谷公司等号第28类“奥特曼”商标与第号与第9类“奥特曼”商标为驰名商标：2.判令宏*公司、京东公司立即立即停止针对新创华公司的商标侵权行为，即停止销售侵权产品“奥特曼”儿童电动牙刷，并判令宏*公司销毁所有库存“奥特奥”儿童电动牙刷产品；3.判令宏*公司赔偿新创华公司经济损失万元，并判令宏*公司、京东公司共同赔偿新创华公司合理费用20万元；4.本案的诉讼费用由宏*公司、京东公司共同承担。对于上述的诉讼请求，朋友们可能会好奇的问，为什么“奥特曼”商标日本圆谷公司早在年已经在21类群组牙刷用具等商品上获得了注册商标，为什么被许可人不以该注册商标进行维权索赔诉讼呢？还有“奥特曼”在第28类玩具商品以及第9类动画片商品上在事实上已经是具有一定知名度和影响力的商标，为什么不直接请求法院要求侵权行为人赔偿损失，而要请求法院先认定驰名商标呢？针对这两个疑问笔者从专业的角度回答一下大家。问题一：其一，笔者认为权利人或被许可人针对“奥特曼”这个商标在中国大陆主要是在28类玩具商品及第9类动画片商品上进行大量使用，在第21类电动牙刷商品上可能没有进行实际使用，如果贸然以该商标作为维权，可能将其权利基础带来不可控的风险，例如，因权利人在第21类牙刷用具商品上没有进行实际使用，被诉侵权人有可能采取反击措施以该注册商标三年未使用进行撤销该商标注册，一旦商标因为近三年未实际使用被撤销掉，将会导致维权彻底失败；其二，即使日本圆谷公司所注册在21类牙刷用具上的注册商标权利基础稳定，以一个普通注册商标而非驰名商标主张侵权索赔，一方面原告当事人在主张损害赔偿无法进行充分举证，即没有实际使用，也就没有实际的损失，这样的处理方式无法达到打击侵权行为获取高额赔偿的目的。其三，权利人希望获得“名利双收”的效果，通过民事侵权诉讼纠纷为契机，以“奥特曼”商标在28类玩具及第9类动画片享有较高的知名度前提下，以此次机会申请获得我国驰名商标认定，同时也能达到商标跨类保护的目的。问题二：我国驰名商标跨类保护，并非自动获得保护，即不能只是因为事实上达到驰名状态就能够自然而然的获得驰名商标跨类保护，商标的知名度只是驰名商标认定条件之一，是否达到驰名商标的程度，则需要通过法定的程序申请认定，只有被申请认定的注册商标符合我国《商标法》规定构成驰名商标所有的构成要件时，才会被认定驰名并在法律上确认驰名商标跨类的保护效力。举个例子来说，就如一对情侣如果双方没有去民政局办理结婚登记手续，无论这对情侣同居一起生活多久，在外人看来这对情侣就像一对“真实”的夫妻，也仍然不构成法律上的夫妻关系。如若不构成法律上的夫妻关系，那么这对男女也就不能通过我国婚姻法律制度获得保护，双方任何一方都不能以夫妻关系向另一方主张权利和义务，如果双方发生纠纷时也只能通过一般的民事法律规定寻求救济。同样，“奥特曼”这个商标可能外观上确实已经达到家喻户晓的程度，但是如果没有经过法定程序进行确认，就不能享有驰名商标保护的待遇。这也是为什么原告当事人诉讼请求一是请求法院认定涉案两个注册商标为驰名商标意义所在，只有被认定驰名商标后，才具有请求侵权者停止侵权赔偿损失法律依据。也就是说，上述案件如果法院最终未能认定“奥特曼”这个商标在第28类玩具商品以及第9类动画片商品构成驰名商标，原告的诉讼请求2和诉讼请求3均不能获得法院的支持。笔者进一步分析，北京高院关于判决的“奥特曼”驰名商标案件，笔者从公开的判决书中发现原告方有提供了大量的证据来证明“奥特曼”商标经过长期、持续、大量的广告投入进行实际使用，在我国已经具备较高的知名度及影响力，已经达到认定驰名商标相关条件，以请求法院支持原告的“奥特曼”商标作为驰名商标认定。目前我国驰名商标认定的途径主要包括：（1）商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中；（2）在商标争议处理过程中；（3）商标民事、行政案件审理过程中。以上三种启动认定途径，根据商标审查指南的规定[4]需要同时符合四个原则，即被动保护原则、个案认定原则、按需认定原则和诚实信用原则。所谓被动认定，以当事人未主张驰名商标保护的，国家商标局以及人民法院不予主动认定；所谓个案认定是指请求驰名商标保护的权利人只有在具体的商标案件中认为存在侵权“搭便车”的行为，如复制、摹仿、翻译并且容易导致混淆或者误导公众的情况出现时，权利人可以请求国家知识产权局或人民法院进行驰名商标认定；所谓按需认定是指权利人依据《商标法》第十三条进行保护的，国家知识产权局商标局可就商标是否驰名进行审查认定，如果根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对权利人商标予以保护的，或该争议商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益受到损害的，国家知识产权局商标无需就当事人商标是否驰名进行认定；诚实信用原则要求权利人请求驰名商标保护应当遵行诚实信用原则，即权利人在提出驰名商标认定申请时近几年不存在违法经营、异常经营，涉及违法犯罪的情形，如存在上述情形的，就算再有知名度的商标也不会被认定驰名商标，而且如果权利人在经营中存在上述重大违法行为的，即使已经被认定为驰名商标，也会被国家知识产权局商标局依职权撤销。
三
我国驰名商标认定相关法律依据
我们先来看一下我国关于驰名商标认定的相关法律依据：通过以上相关法律依据，我国商标法对驰名商标的认定条件与保护已经做出非常明确具体的规定。笔者通过研究分析“奥特曼”这个注册商标在中国诞生之日起到获得驰名商标认定最终通过驰名达到跨类保护目的的过程，发现在商标被认定驰名商标之前，日本圆谷公司在中国其实已经申请注册了大量的“奥特曼”商标进行布局，那么圆谷公司所注册“奥特曼”系列商标的防御布局能否给我国企业带来一些借鉴和启示呢？笔者认为这是肯定的，企业要想做好商标布局，首先必须了解清楚我国驰名商标保护与普通注册商标保护到底有何异同？目前我国对于普通注册商标保护主要通过《商标法》第五十七条的规定进行保护，《尼斯商标商品分类表》将商标商品和服务划分为45个类别，其中1~34类为商品类别，35~45类为服务类别，我国普通注册商标实行一标一类注册保护。举例来说，例如“李宁”这个注册商标，假如不是驰名商标，李某仅在25类服装商品上注册了“李宁”商标，然后曹某在“家具”商品上使用“李宁”这个商标，那么曹某在“家具”上使用“李宁”商标就不构成对李某在25类服装上的注册商标的侵权，除非李某另外在尼斯分类表中的20类“家具”这个商品上申请注册，李某才有权禁止曹某在“家具”商品上使用“李宁”这个商标，所以普通注册商标的保护效力只及于所申请注册的类别获得保护。
那么，对于驰名商标与普通注册商标保护到底有何区别呢？笔者下面将驰名商标与普通商标保护的区别及优缺点给大家进行分析。
四
我国驰名商标与普通注册商标保护制度的异同
（一）驰名商标的优点首先，实现商标跨类保护。驰名商标跨类保护包括两个方面，一方面禁止他人申请注册，除了驰名商标权人之外，其它任何人不得提出与驰名商标相同或者近似商标向国家商标局提出申请注册，如提出与他人认定的驰名商标相同或者近似的商标申请注册，国家商标局将不予核准，对于恶意申请注册成功的，利害关系人也可以请求商标局撤销与他人驰名商标相同或者近似的商标；另一方面驰名商标具有较强的垄断权和排他权，根据商标法第十三条第二款的规定，除驰名商标权人以及合法使用人之外其他任何人禁止使用与驰名商标相同或者近似的标识。权利人所注册的商标一旦经过法定程序确认为驰名商标，商标垄断权及禁用权扩大到尼斯分类表中所有的商品及服务上，这是《商标法》所赋予的。其次，驰名商标具有较高的商誉和无形的价值。民间流传一句话，“一流企业做标准，二流企业做品牌，三流企业做产品”。从中不难看，一个企业拥有一个好的品牌，尤其是知名、驰名商标对企业发展的重要性不言而喻的，尤其是企业拥一个知名度非常高的驰名商标，势必会给企业带来巨大的无形商业价值。例如、华为、OPPO、小米、加多宝、王老吉等商标商业价值远远已超过上亿元，甚至达到上百亿元的价值，据笔者了解，凉茶“王老吉”商标无形资产价值达到人民币亿元。[6]驰名商标的市场价值，具体财产属性，同样受我国法律保护的。再次，驰名商标享有较高的商誉。品牌知名度不同，所承载的商誉完全也不同。例如两个相同的做手机产品的厂商，一个是苹果公司生产的苹果手机，另一个是大家从未听说过的品牌手机，相信这两个品牌所承载的商誉截然不同，这时消费者对选择不同的品牌消费也会产生不同的预期。一般来说驰名商标比普通注册商标的附加值会高出许多，这也是普通注册商标不具备的竞争优势。通过笔者以上分析，相信大家已基本了解驰名商标可以为企业带来的诸多好处，作为商事主体想拥有一个驰名商标是梦寐以求的，当然驰名商标也有他的局限性。下面笔者也同样展开一下分析。第一，获得驰名商标难度极大。相信大家对认定驰名商标的条件了解之后会发现，企业要想获得一个驰名商标认定，不是件轻而易举的事情，从一个普通注册商标到驰名商标，没有个十年半载乃至更长时间的用心经营，是不可能随便获得驰名商标认定的。任何一个驰名商标的认定取得，都有一个长年累月的过程，需要企业持续不断努力经营，少则5~10年，多则需要10~20年乃至更长的时间。“奥特曼”商标从年在中国首次申请，经过权利人至少经历10~20年的时间努力用心经营，才最终获得驰名商标的认定。第二，驰名商标需要投入巨大的成本费用来维护驰名商标的美誉度。商标作为一种区别产品或服务来源的符号，同时蕴含着产品的提供者或服务提供者对所提供的产品或服务质量的承诺，若权利人不注重驰名商标的使用保护，驰名商标很容易就被市场同行进行肆意假冒和山寨，因此需要权利人投入巨大的人力、物力以及财力成本用以维护驰名商标的美誉度。若权利人不愿意花费任何成本在驰名商标维权上，驰名商标的美誉度会因侵权者的假冒行为产生较大负面影响，维权不及时，很有可能会使一个驰名商标所具备的良好美誉度瞬间化为乌有。第三，驰名商标较容易淡化为通用名称。驰名商标如果使用不当，很容易变成通用名称。驰名商标与商品的通用名称的共通之处在于被广大同行企业及消费者所熟知，二者的实质差别在于驰名商标具有无形财产价值，受到商标法及民事法律保护，而商品的通用名称属于公共领域的符号，不归属任何个人和主体所有，例如电器、空调、家具等都是行业通用名称，具有公共属性，不能被商事主体通过注册商标获得垄断保护，若驰名商标一旦被消费者不当使用，就很容易使自己的驰名商标淡化为行业的通用名称。例如优盘，最早为朗科公司在存储器商品上的一个非常有知名度的注册商标，但由于权利人没有及时维护自身驰名商标显著性，被市场消费者的不当使用，造成驰名商标显著性淡化，最后成为了USB存储器的通用名称，消费者只要说到“优盘”，大家只会想到是存储器这个商品，而非是朗科公司一个商标品牌，说明“优盘”这个名称已经丧失识别商品来源的主要功能了。此外还有阿司匹林、吗啡、席梦思等具有极高知名度的驰名商标均由于消费者使用不当，权利人未能及时维持驰名商标显著性最终都淡化成了行业的通用名称。同样，作为普通注册商标保护有何优缺点呢？笔者进行如下分析：（一）普通注册商标的优点首先，普通商标注册成本相对较低。目前在我国提出一个普通商标注册，网上申请的官费为元一个，即使申请针对同一个商标同时申请全类注册，所花费的成本费用远远要低于一个驰名商标需要投入的成本费用。其次，普通商标注册，审查周期短。一个普通商标申请注册，根据《商标法》第二十八条的规定商标自申请之日起9个月内出具审查结果。也就是说，申请人提出一个普通商标注册申请，依据《商标法》的相关规定一般情况下在9个月内，商标局就会出具审查结果，再加三个月公示异议期，商标注册较为顺利的，12个月内就可以获得商标的成功注册，而驰名商标则很难在这么短的时间内，通过法定程序获得驰名商标的认定。再次，普通商标如果是作为防御商标布局能发挥出巨大优势。如果企业商标虽然具有一定的知名度，但没有达到驰名商标的程序，商标权利人若想防止他人“搭便车”抢注自己的商标，就可以通过布局普通商标注册就能起到“跑马圈地”的重要作用，例如甲公司仅在服装商品上使用“李宁”商标，但甲公司出于企业商业商标布局保护的角度考虑，为了防止他人搭自己的便车，同时向商标局提起45类全类注册申请。这样做的目的也是可以达到驰名商标的一个保护目的，防止他人因为自身企业不断的发展，在持续投入更多的广告宣传而使商标品牌知名度越来越高，造成消费者的反向混淆，或被他人反过头来钳制当事人自身对于商标的使用。如果早期我们不把其它类别进行布局防御注册，就很容易被他人“傍名牌”和“搭便车”。在我国商标防御布局做的比较好的其实也有也不少。例如奥特曼、阿里巴巴、老干妈等商标在早期还未成为驰名商标之前，均进行了大量普通商标注册布局保护。（二）普通注册商标缺点其一，保护力度小。普通注册商标，只能通过一类一别申请注册保护，不能像驰名商标一样，实行跨类保护。其二，品牌发展期较为容易遭遇他人抢注。权利人往往缺乏前瞻性防御布局，比较容易遭遇他人抢注。其三，容易出现较多近似的商标。由于属于普通注册商标，商标局的审查员，会严格限制普通注册的垄断性和排他性，会比较容易出现较多近似商标被同行打“擦边球”式的申请注册，即使在维权诉讼中，法院在侵权认定时也会产生比较大的争议，不像驰名商标保护推定效力那么强。以上笔者对驰名商标及普通注册商标二者保护区别以及优缺点进行了详细分析，相信大家，对我国驰名商标及普通注册商标保护制度有一个清晰的掌握和了解。笔者认为只有清晰的掌握了驰名商标与普通注册商标之间的区别和相应的保护制度才能为我们企业所用。
五
企业商标注册布局建议
对于企业商标防御布局，众说纷纭，每个企业的情况不同，采取的布局保护方式有所不同，同时与每个企业财力、保护认知意识相关，所以很难有一个统一的方式方法适用所有企业参照模仿。但笔者认为尽管很难有一个统一的模板参照，但并不是没有任何规律可循的，笔者根据自己已经从事知识产权工作超过12年的实战经验，为大量企业提供过咨询服务总结出一些工作经验，结合对大部分企业发展特点的了解，将企业发展阶段划分为初创阶段、上升发展阶段、趋于稳健发展阶段。每个企业发展的不同阶段，对商标保护需求也是截然不同的，涉及侵权风险也不尽相同。下面笔者以企业不同发展阶段为例进行详细分析，提供企业商标布局的建议思路。（一）处于初创阶段的企业，以核心商品和服务布局为主。该阶段企业一般刚成立1~3年，由于企业刚刚刚成立不久，企业相当从零起步，重产品研发，重市场营销，企业生存是第一要务，从企业节省资金成本的角度出发考虑，企业可以优先考虑把营业执照经营的核心商品或服务优先申请注册保护，以达到企业最基础的商标保护的目的。（二）进入上升发展阶段，商标布局要延伸至与企业经营相关的商品或者服务上进行注册保护。企业经过1~3年左右的初创期后，一般会慢慢进入第二个上升发展阶段，企业经过几年打拼，所生产的产品或者提供的服务可能已经具有一定的市场竞争力，获得部分消费者的选择和认可。此时企业的商标保护不能只局限于核心商品服务上，这是对企业的发展不利的，根据笔者多年实务经验来看，企业品牌布局最容易被忽视也是在这个阶段，由于企业自身对知识产权保护认识不足，缺乏商标品牌布局经验，企业对品牌的保护